Il marchio di fatto è un marchio non registrato che gode di una particolare tutela derivante dell’effettiva conoscibilità dello stesso da parte del consumatore il quale lo distingue in maniera definita rispetto ad altri marchi.
L'articolo 473 del Codice Penale disciplina il reato di contraffazione del marchio registrato; tuttavia, per via giurisprudenziale, si è estesa la tutela penale anche al marchio non registrato, il c.d. "marchio di fatto".
Indice
Il reato di contraffazione del marchio nel Codice Penale
L’art. 473 del Codice Penale disciplina il reato di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”.
La norma punisce la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, essendo l'autore a conoscenza che i suddetti siano di proprietà industriale di un determinato soggetto giuridico.
La norma punisce anche il soggetto che fa' uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati senza essere concorso nella contraffazione o alterazione del marchio. Le condotte sopra menzionate vengono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
L’articolo 473 del Codice Penale tutela il bene giuridico della fede pubblica, ossia la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico.
Nel caso di specie, l’oggetto della tutela è la versione commerciale della fede pubblica la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono ed individuano determinati prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.
Analizzando nello specifico le condotte sanzionate, si rappresenta che, per contraffazione, si intende la riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto.
Orientamenti giurisprudenziali
Sul punto, la Giurisprudenza ha definito la contraffazione come quell’attività di realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante un brevetto 1.
In proposito, si asserisce che la contraffazione del marchio può aversi anche nel caso in cui non vi sia una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo, per contro, sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno 2.
Da ultimo giova segnalare che, secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, il reato di contraffazione del marchio si configura ove l’oggetto della contraffazione sia un marchio registrato3. Tale orientamento trova il proprio presupposto giuridico non solo nella tutela della versione commerciale delle fede pubblica, come sopra analizzata, ma, anche, nella tutela degli interessi economici del proprietario del marchio registrato.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato di contraffazione del marchio di cui all’art. 473 del Codice Penale, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale 5.
Esclusioni
Infine, si evidenzia che le condotte di contraffazione del marchio non sono considerate punibili nel caso in cui si tratti di un c.d. falso grossolano, falso innocuo o falso inutile.
Il falso grossolano è definito come quella tipologia di falsità immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.
Il falso innocuo si realizza, invece, quando la contraffazione del marchio, pur essendo astrattamente idonea ad ingannare, non può essere considerata punibile in concreto sulla base dell’accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.
Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, ossia nel caso in cui la contraffazione produca un marchio non esistente.
Alterazione ed uso del marchio
Di diverso tipo, invece, è considerata la condotta di alterazione del marchio, in quanto la stessa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno 4. L'uso del marchio, è invece considerato come una distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.
Fatta la presente premessa sul reato di contraffazione del marchio cui all’art. 473 del Codice Penale, si analizzerà di seguito il caso specifico della contraffazione del marchio di fatto, ossia del marchio non registrato.
La contraffazione del marchio di fatto
La tutela del marchio di fatto va rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598, n. 1 del Codice Civile : la possibilità di far valere i diritti acquisiti su un marchio non registrato sussiste nella misura in cui vi sia una possibilità di confusione tra il pubblico.
Come abbiamo osservato all'inizio, il marchio di fatto, per quanto marchio non registrato, viene tutelato in forza della conoscibilità da parte del consumatore che lo individua e distingue da altri marchi. Si pone dunque l'esigenza di evitare di ingenerare confusione nel consumatore.
Avendo chiarito la definizione e il fondamento della tutela del marchio di fatto, si pone il caso specifico della contraffazione dello stesso.
Tutela penale del marchio di fatto
Come sopra riferito, il reato di cui all’art. 473 del Codice Penale si configura nel momento in cui un marchio registrato viene contraffatto dal soggetto non proprietario di tale marchio. Tuttavia, pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità hanno maturato un orientamento successivo secondo il quale anche il marchio di fatto, perciò non registrato, può ricevere tutela in ambito penale.
Sul punto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha disposto che si configura il reato di contraffazione del marchio anche nel caso in cui venga imitato un marchio non registrato sempre che la condotta di contraffazione sia idonea ad ingenerare dubbio e/o confusione sul marchio e sul prodotto reclamizzato 6.
Tale principio giuridico riprende, di fatto, quanto stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità in due diverse pronunce secondo cui, in caso di presenza di marchi di larghissimo uso e incontestata notorietà, non si richiede la prova della registrazione del marchio ai fini della sussistenza del reato: chi deduce l’insussistenza del reato dovrà provare l’inesistenza dei presupposti per la protezione del marchio stesso 7.
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Conclusioni
In conclusione, alla luce dei principi giurisprudenziali introdotti, si può affermare che anche il marchio di fatto, pertanto marchio non registrato, può subire la condotta di contraffazione come disciplinata dall’art. 473 del Codice Penale, con la conseguenza, quindi, che l’utilizzo del marchio di fatto può trovare piena tutela in ambito penalistico.
Roberto Tedesco
Avvocato Penalista a Monza
Fornisco attività di assistenza e consulenza legale a privati, aziende, società nell'ambito del Diritto Penale e Diritto Penale Societario.
NOTE
1. [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4084 del 24 gennaio 1994; Cassazione penale sez. V, sentenza n. 38068 del 9 marzo 2005] ↑ 2. [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4980 del 27 maggio 1981; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18289 del 27 gennaio 2016] ↑ 3. [Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30774 del 18 luglio 2016.] ↑ 4. [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7720 del 7 agosto 1996] ↑ 5. [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5610 del 5 maggio 1980] ↑ 6. [Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27961 del 06 giugno 2017] ↑ 7. [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5215 del 24 ottobre 2013, Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28166 del 19 giugno 2018] ↑
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