La tutela del marchio di forma

Può una forma geometrica assumere un carattere distintivo tale da consentirne la identificazione e dunque il deposito come marchio di forma? La tutela del "marchio di forma" e il caso Nestlé VS Cadbury.

Il marchio di forma

La normativa sui marchi, sia a livello nazionale che internazionale, oltre alla protezione di loghi e parole, prevede anche una specifica forma di tutela per i c.d. marchi di forma o marchi tridimensionali, i quali hanno ad oggetto proprio la forma del prodotto o parte di esso o la sua confezione.

Quando si parla di marchi di forma non si deve pensare solo ad oggetti tridimensionali; ci si può riferire, infatti, anche a rappresentazioni bidimensionali costituite da disegni e motivi riprodotti o ripetuti sulla superficie esterna del prodotto, come ad esempio il disegno ripetuto sui tessuti Burberry.

Non possono costituire, in questi casi, oggetto di registrazione come marchi di forma i segni costituiti esclusivamente:

• dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forma naturale o standardizzata per produzione)
• dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (c.d. forme funzionali)
• dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Oltre i requisiti alla base della registrazione di ogni marchio, in questo caso si deve aggiungere l’acquisto di capacità distintiva tramite l’uso (secondary meaning)

Il carattere distintivo del marchio di forma.

La domanda di apertura trae origine da una diatriba giudiziaria, in ambito EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale), tra la Nestlé e la Cadbury Schweppes (ora denominata Mondelez), iniziata nel 2016.

In quell’anno la multinazionale Nestlé registrò, come marchio tridimensionale dell’Unione Europea, la forma della barretta di cioccolato “KitKat 4 fingers”; i segni di forma presentano una disciplina un po’ particolare e differente da quella applicabile ad altre categorie di marchi, poiché i marchi di forma, in generale, non hanno carattere distintivo sin dall’inizio, ma tanto più importante diventa avvalorare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso. Come dimostrarlo?

Se il marchio in esame, ed i prodotti ad esso correlati, hanno una quota di mercato considerevolmente superiore in diversi Stati membri dell’Unione, la dimostrazione del carattere distintivo acquisito tramite l'uso al livello Comunitario diventa difficile, in ragione della non omogenea presenza del marchio nei singoli Stati membri. Questa evidenza sulle quote di mercato ha avuto un ruolo importante nella decisione KitKat: diventa fondamentale stabilire il numero di Stati membri in cui vada provato il carattere distintivo acquisito.

Nestlé VS Cadbury

Fatto: il 21 marzo 2002, la Nestlè presentò domanda EUIPO, per un segno tridimensionale per la forma della barra KitKat, registrata per prodotti nella classe 30 (biscotti e dolci). La forma è giustamente descritta come quattro barre trapezoidali identiche, allineate insieme su una base rettangolare.

La Cadbury Schweppes, un concorrente della Nestlé, e proprietaria di una merenda norvegese con una forma simile, presentò nel 2007, una dichiarazione di nullità in quanto, a parer suo, il marchio di forma era privo di qualsiasi carattere distintivo.

L’EUIPO rigettò la richiesta di nullità, argomentando che il marchio avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso nell’UE, in dieci Paesi e precisamente in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Senonché la Cadbury, oggi Mondelez, presentò ricorso contro la decisione dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea il quale la annullò con sentenza del 15 dicembre 2016 nel procedimento T-112/13; il Tribunale UE ritenne che l’EUIPO non potesse concludere l’indagine senza esaminare la percezione del carattere distintivo del marchio, nel pubblico di tutti gli stati membri dell’UE.

La decisione della Corte di Giustizia

Il 25 Luglio del 2018 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa confermando la decisione del Tribunale Europeo, affermando che un segno privo di carattere distintivo intrinseco può essere registrato nell’Unione Europea se è dimostrato che ha acquisito carattere distintivo tramite l’uso, anche in un singolo Stato membro dell'UE in cui in precedenza il segno non possedeva tale carattere. Pertanto, non è necessario che le prove presentate riguardino l’intero territorio dell’UE. Nel caso del marchio KitKat, poiché il segno era stato ritenuto privo di carattere distintivo in tutta l’UE, non era sufficiente dimostrare che avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso in una parte soltanto, per quanto significativa (10 Paesi Membri).

Conclusioni

Nella controversia KitKat

"le prove presentate devono essere in grado di stabilire tale acquisizione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea".

La realtà è che i gruppi di paesi sono spesso messi insieme per scopi di marketing, poiché condividono una simile demografia, cultura o lingua. Difficoltà maggiori e ulteriori sorgono in capo a un titolare di un marchio, quando deve separare artificiosamente i mercati per essere in grado di dimostrare l'acquisizione di un carattere distintivo per ciascuno Stato membro.

È pur vero che all'epoca dei fatti la Nestlé depositò la sua domanda di marchio di forma in soli 15 Stati membri: l’espansione dell’Unione Europea fino agli attuali 28 membri ha reso la prova del carattere distintivo al livello Europeo più difficile. La questione è se la giurisprudenza attuale ne terrà conto: l'applicazione della giurisprudenza attuale alla Unione Europea odierna potrebbe rendere irraggiungibile l'acquisizione di un carattere distintivo per un marchio di forma al livello Europeo.

Sicuramente l’oggetto di questo lungo dibattito giudiziale ha svelato l’opportuna necessità di una regolamentazione più chiara, ma soprattutto più uniforme, in grado di stabilire, anche in questo caso, requisiti di acquisizione netti e, soprattutto, “raggiungibili”.

Raffaella Aghemo

Anima Legale prestata al mondo della comunicazione e del business, esercita in sede stragiudiziale in ambito di diritto d'autore e di privacy; scrive articoli ed editoriali di diritto nel web 4.0. Ama condividere notizie e curiosità, oltre che approfondimenti, attraverso la stesura di numerosi editoriali, pubblicati su riviste di settore online o sui profili personali.